Merknaam vastleggen, waar op te letten; De Lamborghini case

Als u een merknaam wil vastleggen is het van belang te weten waar u zoal tegenaan kan lopen. Een veel voorkomend probleem is het niet juist opstellen van de waren- en dienstenclassificatie van het merk. Als voorbeeld behandelen wij hier de zaak van Lamborghini en hun SUV de Urus.

Zoals sommigen misschien wel zullen weten is de Urus een zeer dure auto van het bekende Italiaanse merk Lamborghini. Urus is tevens ingeschreven als merk voor sportauto’s en meer in het bijzonder SUV’s. Minder bekend is Urus BV, een bedrijf dat rund/melkvee-genetica en daarbij passende diensten levert aan grote melkvee- en vleesveehouderijen.

Toen Urus BV haar merknaam wilde vastleggen hebben Lamborghini en haar merkenbureau de stap genomen oppositie tegen die merkregistratie in te stellen. In eerste instantie werd die oppositie door het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom afgewezen, maar door het instellen van beroep door Lamborghini mag het Benelux-Gerechtshof hier nog een uitspraak over doen. Kan Lamborghini het gebruik van de naam Urus verbieden voor andere waren of diensten dan sportauto’s?

Er moet worden opgemerkt dat Lamborghini een bekend merk is. Consumenten die normaalgesproken nooit een auto met dergelijk prijskaartje zouden (kunnen) kopen weten toch van het bestaan van het merk af. Men kan, zei het enigszins kort door de bocht, stellen dat bekende merken een grotere beschermingsomvang hebben dan minder bekende merken. U zal niet moeten proberen T-shirts met het logo van Lamborghini te verkopen, ook al is dat merk bekend van de auto’s die ze verkopen. Toch is de bescherming van het merk niet zonder grenzen. Zo gaat het hier specifiek om de naam Urus (en dus niet Lamborghini) en is die naam veel minder bekend.

Zo oordeelde ook het Hof. Urus is alleen ingeschreven als merk voor SUV’s en de daarbij behorende diensten en zal een rund/melkvee-genetica producent onder dezelfde naam naast zich moeten dulden.

Uit deze uitspraak van het Hof valt op te maken dat het opstellen van een juiste waren- en dienstenclassificatie cruciaal is voor een optimale merkbescherming. Een merknaam vastleggen kent nogal haar problemen en het is van belang vooraf goed af te bakenen wat u als onderneming wel of niet wil beschermen en monopoliseren, want achteraf uitbreiden van de originele classificaties is niet mogelijk. Zelfs een bekend merk als Lamborghini lukte het niet achteraf af te wijken van de originele registratie.