Het is in de praktijk van ons bureau een steeds meer voorkomend probleem.
Het depot dat te kwader trouw is ingediend. Het Benelux verdrag voor de Intellectuele Eigendom geeft in artikel 2.4 onder f aan dat geen recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk dat te kwader trouw is verricht. De benoeming van kwade trouw in het verdrag is niet limitatief maar wordt gegeven aan de hand van twee situaties. De belangrijkste in onze praktijk voorkomende situatie is het depot dat wordt verricht terwijl deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaar in de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en dat die derde geen toestemming heeft verleend dat depot te verrichten.
Het komt steeds meer voor dat iemand het merk dat hij gebruikt vergeet te deponeren. In deze tijden van economische groei en de snelheid van de nationale en internationale handel is het begrijpelijk dat het Intellectuele Eigendom vaak ondergeschikt is aan het economisch belang. De merkhouder gebruikt zijn merk maar vergeet het merk te deponeren, waarbij het gebrek aan tijd maar ook vooral aan kennis een belangrijke rol spelen.
Voorbeeld uit de praktijk.
Cliënt X gebruikt al drie jaar een merk, laten we als voorbeeld nemen het merk XYZ. Cliënt X is succesvol met zijn merk op de nationale en internationale markt en hij bouwt een aanzienlijke monopoliepositie op met zijn product. De concurrentie zit echter niet stil en ziet hoe succesvol cliënt X is. De concurrent deponeert het merk XYZ en verzoekt cliënt X te stoppen met het merkgebruik.
De concurrent heeft immers het alleenrecht op het merk XYZ verkregen.
Dat ook hier het recht zijn loop krijgt en dat de concurrent geen recht krijgt op het merk via het bovengenoemde artikel 2.4 onder f van het Benelux verdrag voor de Intellectuele Eigendom is een goede zaak. Om dit resultaat te bereiken moet echter bewezen worden dat cliënt X gedurende die bepaalde periode het merk in de Benelux heeft gebruikt. En juist hier ligt de bekende adder onder het gras te wachten. Het bewijzen van het gebruik kan een kostbare zaak zijn. In vele gevallen is het bewijs moeilijker aan te tonen dan gedacht en dienen er veel werkzaamheden te worden verricht om de bewijsmiddelen aan te dragen. Al deze werkzaamheden brengen kosten met zich mee.
Uiteindelijk zal cliënt X alsnog een merkdepot moeten verrichten van zijn merk XYZ. Daarnaast moet hij via een procedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom proberen het merk van de concurrent door te halen. Dat ook bij deze procedures aanzienlijke kosten te verwachten zijn is een duidelijke zaak. In veel gevallen is het zo dat cliënt X zijn recht heeft, maar dat alle door hem ondernomen acties vaak het twintigvoudige bedragen van datgene, wat hij was kwijtgeraakt als hij zijn merk direct had gedeponeerd.
De wijze les die uit deze situatie kan worden getrokken is dat gebruik geen recht geeft en als er wel een vorm van recht is volgens bovengenoemde situatie, het een uitermate kostbare zaak is om dat recht te krijgen.
De situatie kan zich ook voordoen dat het gebruikte merk niet gedeponeerd is en dat degene die het merk deponeert niet weet dat cliënt X het heeft gebruikt. Dan kan cliënt X alle recht verliezen.
Een situatie om over na te denken dus.
Ons advies: “Aarzel niet en deponeer uw merk”.
Het opvolgen van dit advies kan u in de toekomst zeer veel kosten besparen.
Voor vragen over deze materie neemt u contact met ons op via de contactpagina.
