Wat is een merk.

Om als merk te kunnen fungeren moet een merk aan bepaalde eisen voldoen. Een merk moet de waren en diensten van de ene onderneming kunnen onderscheiden van de waren en diensten van een andere onderneming. Pas dan kan een merk als merk fungeren. Je kunt als het ware aan het merk zien waar de producten die onder dat merk in de markt worden gezet vandaan komen.

Volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag voor de intellectuele eigendom worden als individuele merken beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om waren of diensten van de onderneming te onderscheiden. Verder kunnen ook geslachtsnamen als merk dienen.

Zoals boven aangegeven is de primaire functie van het merk een middel om te onderscheiden, oftewel een identificatiemiddel.

Maar een merk heeft meerdere functies. Het merk is ook een middel van reclame maar laat ook zien dat de consument vertrouwen of garantie uit het merk kan putten. De consument kan zien wat de herkomst van de producten zijn die onder dat merk in de markt worden gebracht en dat geeft die consument vertrouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een merk als BOVAG.

De wet geeft de mogelijkheid dat de vorm van een product als merk kan fungeren. De wet stelt echter een duidelijke grens. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden kunnen geen merk zijn, evenals vormen die een uitkomst opleveren op het gebied van de nijverheid. De ronde vorm van een pizzadoos kan daarom niet als merk fungeren. Hoe grillig beleid en besluitvorming zijn bij de inschrijvende autoriteiten blijkt uit het feit dat de aanvraag voor een achtkantige pizzadoos niet werd gehonoreerd met een definitieve inschrijving als merk. De bekende vorm van het zoutje, de wokkel, heeft de meet wel met succes gehaald.

Woorden of samenstellingen van woorden met voldoende onderscheidend vermogen kunnen als merk fungeren. Het is van belang naast de registratie van een beeldmerk, ook altijd het woordmerk te registreren. Het gebeurt vaak dat in de loop der jaren de vormgeving van een merk verandert. Marketingstrategieën nopen vaak tot aanpassing van merken. Ook veranderende opvattingen van de consument zorgen er voor dat de merkhouder de uitstraling van zijn merk zal moeten aanpassen. Indien het merk als beeldmerk is geregistreerd zal een nieuwe aanvraag moeten worden verricht om merkbescherming te kunnen inroepen bij inbreuk.

Ook geslachtsnamen kunnen als merk fungeren. Diverse producten dragen nog steeds met trots de naam die destijds werd gegeven. Denk hierbij aan de naam van de banketbakker Droste, de koffie, thee en tabakshandelaar Van Nelle, de vliegtuigbouwer Fokker, de brouwer Heineken en vele anderen die hun geslachtsnaam nog steeds in hun merk zien vereeuwigd.

De merkhouder kan niet verbieden dat anderen met een gelijke geslachtsnaam deze gebruikt om zich bekend te maken. Pas als diegenen in het economische vaarwater van de merkhouder komen, zal een probleem kunnen ontstaan. Iemand die de geslachtsnaam Philips draagt zal bij het beginnen van een slagerij geen probleem ondervinden. Begeeft hij zich met zijn nering op het gebied van bijvoorbeeld elektronica, dan zijn problemen verre van denkbaar. Bij deze laatste opmerking dient de kanttekening te worden geplaatst dat bekende merken kunnen optreden tegen jongere merken, ook al zijn die merken ingediend in een ander classificatie dan het bekende merk. Hoe bekender het merk, hoe groter de beschermingsomvang.

Een slagzin, reclameslogan, kan als merk worden beschermd. Indien een slagzin wegens de lengte of ingewikkeldheid niet in staat is zich te onderscheiden zal merkbescherming kunnen worden afgewezen.

Uit de jurisprudentie is duidelijk geworden dat “een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, slechts onderscheidend vermogen heeft wanner het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst”.

Slagzinnen kunnen worden ingeschreven bij het Genootschap voor de Reclame. Het feit dat de inschrijving daar weinig tot geen rechtskracht heeft zal verklaren waarom veel slagzinnen als merk zijn ingediend.

Hieronder enkele voorbeelden van slagzinnen die als merk werden ingeschreven en van slagzinnen die werden geweigerd.

Als merk werden o.a. aanvaard “Meer dan schilders alleen”, “Cést Fou”, “Het salon van het Salon” en ”Voorsprong door techniek.” .Niet als merk werden aanvaard “Don’t worry, be happy”, “Seven-up lest best” en “Waar bankieren een kunst is”

De slagzinnen “Je merkt het wel” en “Je merkt het wel bij Den Herder” zijn door de autoriteiten voldoende onderscheidend bevonden en ingeschreven als merk.

Het is in het merkenrecht van belang een merk te registreren zoals het wordt gebruikt in het economische verkeer. Zo kan een logo uitgroeien tot een belangrijk herkenningspunt van de onderneming, maar ook de gevoerde naam kan een dergelijk groeipotentieel hebben. Een combinatie woordmerk-beeldmerk lijkt hier en slimme oplossing.

Voor een gedegen bescherming van een merk zijn slimme oplossingen veelal niet bruikbaar.

Als de naam van het gevoerde product een minimale wijziging ondergaat zal een nieuw depot moeten worden verricht. Ook als het logo een wijziging ondergaat zal een nieuw depot moeten worden verricht. Daarmee staat de merkhouder tevens voor een andere keuze. Stel dat de combinatie van het woord- en beeldmerk, dat als boven al gemeld, niet meer als zodanig wordt gebruikt, vervalt. Vernieuwen is dan toch aan te bevelen. Hoewel de merkrechten op de combinatie niet van hoge importantie zijn kan in een conflictprocedure iets beter zijn dan niets.

De juiste oplossing in deze zaken is het depot van het beeldmerk, het woordmerk en een combinatie daarvan. In de boven geschetste gevallen van verandering heeft de merkhouder bij deze oplossing de meeste baat.

Het beschermingsgebied van een merk kan naar gelang de behoefte aan beschermingsomvang worden vastgesteld. Gebruikt men een merk slechts in de Benelux, dan is in vele gevallen een Benelux merkregistratie voldoende. Gebruikt men het merk Europees of internationaal zal een uitgebreider beschermingsgebied aan de orde komen. Bij ieder beschermingsgebied behoren onderzoeken en onderzoeksgebieden. Het is verstandig eerst een merk op mogelijkheid te onderzoeken en dan pas te registreren. Een onderzoek verkleint de mogelijkheid dat een merk gedeponeerd wordt waarvan een ander al de rechthebbende is. Daarmee wordt ook de kans op een procedure kleiner en zit de toekomstige merkhouder niet met een aanvraag die hem wel geld kost maar niets zal opbrengen. Eerder zal een conflictsituatie leiden tot hoge uitgaven aan gemachtigden en of advocaten voor de broodnodige bijstand.

Omdat het merk zich moet kunnen onderscheiden dient het merk ook onderscheidend vermogen te hebben.

Het zal duidelijk zijn dat de benaming “groenteman” voor de verkoper van groenten beschrijvend is en net als de benaming Kaaspakhuis voor het bewaren van kaas geen onderscheidend vermogen heeft. Daarmee kan het niet als merk fungeren. Het is immers niet mogelijk aan het woord groenteman te zien dat de producten die onder het merk groenteman worden verkocht van een bepaalde, te identificeren onderneming afkomstig zijn. Dit geldt gelijk voor de benaming Kaaspakhuis.

De benaming “groeteman” zou onderscheidend zijn voor de verkoop van kaas, maar daarmee zou het merk niet als merk kunnen fungeren omdat het merk dan misleidend is. Een voor de meeste mensen moeilijke materie. De hulp van een merkengemachtigde is dan ook zeker aan te bevelen.

Voordat een merk wordt aangevraagd is het belangrijk na te gaan of de aan te vragen benaming onderscheidend vermogen heeft. Verder is het belangrijk dat onderzocht wordt of er al een gelijk of gelijkend merk in de registers is ingeschreven.

Als er geen omstandigheden zijn die het aanvragen van een merk tegengaan is het verstandig het merk vast te leggen.